美国联邦商标法

美国兴业律师事务所具有多元的客户群和丰富的法律经验,熟悉美国品牌及商标保护策略,愿为更多处于上升期、有志创建美国品牌的企业提供美国联邦商标法服务。

我们可为来自世界各地的客户提供全方位的专业美国商标法服务,包括商标注册、政府意见书回函、出具维权律师函、异议申请及答辩、撤销申请及答辩、维护和续展、转让、变更、以及商标侵权纠纷等商标法服务。

详情请咨询本所律师,我们会在收到邮件的24小时内与您联络。

完善商标保护,
稳立美国市场。

注册并维护美国商标,是竖立美国品牌、保护国际品牌价值不可或缺的一步。

自2019年起,美国联邦政府开始要求所有境外商标申请人及商标案当事人由美国执业律师代理。

选择我们,为您的美国品牌战略保驾护航。

美国注册商标持有人的法律权益

美国联邦注册商标持有人拥有以下权益:

  • 优先使用权 – 您可以在全美范围内获得商标的优先使用权(优先于任何比您晚使用或晚注册的人)。
  • 法律认可 – 美国法律将默认您的商标有效,默认您的所有权,还会默认您独占此商标的使用权。这意味着如果任何人想要在法庭上就这些问题对您发难,您将具有巨大优势。
  • 诉讼权 – 您可以在联邦法院发起商标侵权诉讼。
  • 公示 – 您的商标将会被公示在美国专利与商标局(简称USPTO)数据库里,一方面便于公众查询,一方面会减少他人借不知情为名偷偷侵权的可能性。
  • ®符号使用权 – 您可以在商标旁使用联邦商标注册符号:®。
  • 进出口保护 – 您可以在美国海关备案已注册商标,通过海关没收伪造品。
  • 国际注册 – 您可以进一步在巴黎公约或马德里条约国注册国际商标。

注册商标后其他方面的好处

  • 一旦成功注册商标,您就获得了法律上的主动权,从防守方变成了进攻方:与其担心被人告,不如主动维权告别人。
  • 日后企业转让、出售或上市时,注册商标可以使企业获得更高估价,证明您的产品或服务由全美范围内的知名度和品牌效应。
  • 在电商平台、超市等零售渠道方面,有商标的卖家会有一定优势。尤其是美国亚马逊——有商标的卖家可以加入其品牌备案(Brand Registry),获得要求侵权者和伪造者货品下架的权力(详情点此见官网介绍)。

提早注册商标的重要性

尽早提交注册商标申请非常重要,因为这样一来法律上您可以拥有两件强大的武器:

  1. 一般来说,越早申请的一方拥有优先使用权。
  2. 越早申请的一方拥有更早开始的法律保护 — 一旦注册成功,商标保护期开始的日子是按照提交注册申请的那一天算。

美国商标的强弱(什么样的商标好注册?)

商标的五种层次

美国现行商标法对文字商标的取舍关键在于“显著性(distinctiveness,或译‘独特性’)”。简单来说,用词典里都能查得到的产品名称做商标极难注册,而商家完全原创的新词最容易注册。换句话说,越是标新立异的词语,越容易注册。按照这一标准,文字商标可以由弱到强分为如下五个等级:

  • 最弱:Generic Marks 通用名称/泛称型商标,例如——
    • “videotape(录像带)”(最早注册为商标,后来降级成通用名称)
    • “dry ice(干冰)“(最早注册为商标,后来降级成通用名称)
    • “aspirin(阿司匹林)”(在美国已经降级为通用名称)
  • 弱:Descriptive Marks 描述型商标,只有在取得除文字本身含义外的“第二含义”之后才能注册,例如——
    • 注册成功:SHARP(夏普,原义为“清晰”,属电视显示屏描述性词汇)
    • 注册不成功:hot buffalo wings(产品描述)/Thompson’s(人名)/Beijing duck(地名)
  • 中:Suggestive Marks 暗示型商标,例如MICROSOFT
  • 强:Arbitrary Marks 随意型商标,例如APPLE
  • 最强:Fanciful Marks 臆造型商标,例如GOOGLE/KODAK

美国注册商标的有效期

按照美国联邦商标法,只要商标持有人持续使用商标,并且按时维护,那么持有人对此商标的权利便可一直持续。

所谓“使用”,必须是实实在在的商业使用,而不仅仅是摆个样子。

而维护方面,美国商标法在程序上要求持有人定期维护,避免商标注册被撤销。具体来说,在注册成功满5周年后,持有人需要在第6年里提交一份使用声明,用以告知USPTO您仍在使用这一商标。然后,在注册成功满9周年后,持有人需要在第10年里提交一份商标注册更新申请及商标仍在使用的证据,否则商标会被政府撤销。

如何申请美国商标注册

美国联邦注册商标需要通过美国专利与商标局(USPTO)申请办理。如果您是境外申请者,政府规定您必须通过拥有美国执业资格的律师办理。

根据商标注册的前提条件不同,申请可以分为四种类型,每种类型的申请步骤也不一样:

  1. 实际使用型申请(“Actual Use”)。这一类申请适用于待办商标已经事先投入商业使用的情形。持有人在申请时需要提供使用证据,然后USPTO会同时审理商标本身的可注册性及商标的使用情况。点此或下滑了解此类申请的具体步骤
  2. 意向使用型申请(“Intent-to-Use”)。这一类申请适用于待办商标尚未投入使用但持有人想要抢注的情形。USPTO会先审理商标的可注册性,然后开具使用许可(Notice of Allowance),等到商标真正投入使用后,注册才能完成。点此或下滑了解此类申请的具体步骤。
  3. 基于外国已注册商标的申请。这一类申请适用于持有人已经在《巴黎公约》或《马德里协约》缔约国获得商标注册的情形。申请者需要在境外商标仍处于有效期之内向USPTO注册申请。
  4. 基于外国正在注册商标的申请。这一类申请适用于持有人已经在《巴黎公约》或《马德里协约》缔约国提交商标注册申请,但是尚未完成注册的情形。申请者需要在境外申请提交后的6个月之内提交美国注册申请。

下面介绍实际使用型和意向使用型商标注册申请的具体步骤。

实际使用型商标申请步骤

关于审理时间:我们律师无法对 USPTO的案件审理时间作出任何准确预测或者保证。根据USPTO官方介绍,商标审理涉及因素众多,因此预测审理时间极其困难。所以,以下标注的时间仅可作为历史参考。

  1. 律师准备并提交注册申请。1-2星期
  2. USPTO将申请分配给一位政府审理律师。3-6个月
    • (潜在步骤)USPTO可能会就审理过程中发现的问题开具官方意见书(称为“Office Action”)。+1个月
    • (潜在步骤)申请人就官函提出的问题作答。+0-6个月
    • (潜在步骤)如有需要,USPTO会开具第二份或者最终官方意见书。+1-2个月
    • (潜在步骤)申请人再次就官方意见书中的问题作答。+0-6个月
  3. 如果USPTO所有官方意见书中的问题得到解决,USPTO会公示商标,开始为期30天的公示异议期(可延长)。1-2个月
  4. 公示期结束,如果没再有异议,USPTO会出具注册证明(Certificate of Registration),商标正式注册。2-3个月

意向使用型商标申请步骤

关于审理时间:我们律师无法对 USPTO的案件审理时间作出任何准确预测或者保证。根据USPTO官方介绍,商标审理涉及因素众多,因此预测审理时间极其困难。所以,以下标注的时间仅可作为历史参考。

  1. 律师准备并提交注册申请。1-2星期
  2. USPTO将申请分配给一位政府审理律师。3-6个月
    • (潜在步骤)USPTO可能会就审理过程中发现的问题开具官方意见书(称为“Office Action,具体见下文)。+1个月
    • (潜在步骤)申请人就官函提出的问题作答。+0-6个月
    • (潜在步骤)如有需要,USPTO会开具第二份或者最终官方意见书。+1-2个月
    • (潜在步骤)申请人再次就官方意见书中的问题作答。+0-6个月
  3. 如果USPTO所有官方意见书中的问题得到解决,USPTO会公示商标,开始为期30天的公示异议期(可延长)。1-2个月
  4. 公示期结束,如果没再有异议,USPTO会出具使用许可通知(Notice of Allowance),申请人需在6个月内开始使用商标(可延期)。2-3个月
  5. 如果申请人在限定时间内顺利开始使用商标,就可以提交使用声明(Statement of Use),USPTO接受之后,商标就正式注册了。2-3个月

USPTO官方意见书(Office Action)

所谓“Office Action”,就是指USPTO开具的一份含有商标申请官方意见的信函,它会告诉申请者在商标申请审理过程中由政府审理律师发现的所有问题和修改意见,因此我们也把它称为“USPTO官方意见书”。

申请者必须在有限时间内对USPTO意见书作出答复,否则申请将被视为放弃。但是,有的问题可能处理起来很简单,有的问题可能比较复杂。

所谓“简单”的USPTO官方意见书,一般只需要申请者对商标申请进行一些微小的改动或解释说明,常见的有就商标具体用途作出进一步补充、完善商标使用类别、解决商标图样清晰度问题等等。我们提供的所有商标注册申请服务套餐里都包括这一项服务。

所谓“复杂”的USPTO官方意见书,则需要申请人就一些实质性的法律问题作答,所以一般需要律师精心准备充足、恰当的法律论述。最常见的问题是消费者可能会把您和他人的商标混淆。

美国注册商标的有效期

按照美国联邦商标法,只要商标持有人持续使用商标,并且按时维护,那么持有人对此商标的权利便可一直持续。

所谓使用,必须是实实在在的商业使用,而不仅仅是摆个样子。

而维护方面,美国商标法在程序上要求持有人定期维护,避免商标注册被撤销。具体来说,在注册成功满5周年后,持有人需要在第6年里提交一份使用声明,用以告知USPTO您仍在使用这一商标。然后,在注册成功满9周年后,持有人需要在第10年里提交一份商标注册更新申请及商标仍在使用的证据,否则商标会被政府撤销。

处理商标侵权事件(商标维权)

美国联邦注册商标持有人可以通过三种方式处理商标侵权事件:

1发律师函要求侵权方停止侵权行为,并索取赔偿 发律师函一般是所有维权方案的第一步,其实很多商标持有人都可以通过和侵权方顺利协商而维权,不通过政府就解决问题;

2)向USPTO申请驳回侵权商标申请(Opposition),或者撤销已注册的侵权商标(Petition of Cancellation — 通过USPTO能快速有效地制止对方注册侵权商标,也能为进一步诉讼做好铺垫;

3)在联邦或者州法院发起诉讼 — 这是终极的商标维权方式,因为法院不单有权力制止侵权行为,也可以判对方提供经济赔偿。被告往往也会因为担心诉讼成本而快速就范。

作为美国联邦注册商标持有人,您需要知道美国商标法对“侵权”的定义非常广, 不仅仅包括伪造、冒充行为,也包括跟风注册、稀释品牌价值等其他行为。一般来说,如果他人使用商标的行为可能会导致您的顾客产生混淆,分不清商家和产品/服务,那么您就应该尽快咨询我们,看是否需要维权 。

作为美国联邦注册商标持有人,您可以主动出击,积极维权!

应对他人发起的商标侵权控诉

您的对手有多种方式向您发起商标权利方面的挑战,而每一种方式都要求您在有限时间内迅速回应,否则后果自负。

比如说,对手可能会在您的商标申请过程中提出异议(Opposition),而程序上来说您只有大约40天应对;如果不应对,USPTO会认为您主动放弃了申请。同样地,在商标注册后,对手可能会申请USPTO撤销您的注册商标(Cancellation),而您也是需要在有限时间内应对,避免被视为自动放弃。

除此之外,如果对手通过法院发起诉讼,您却在收到法院传票后不应战,那么法院很可能会以“缺席判决(Default Judgment)”的方式自动判原告胜诉。总之,如果您收到任何形式商标侵权控诉的通知,应尽快联系我们,落实解决方案。

商标异议的常见理由

在商标注册申请的公示异议期里,反对者可能会以各种理由对待办商标发起异议。以下是一些常见的理由:

  • 待办商标和某个已注册商标非常相似,容易导致消费者混淆(likelihood of confusion)。这也是最常见的异议原由。
  • 待办商标可能会稀释某个已注册商标的驰名品牌,降低其品牌价值。
  • 待办商标完全是由姓氏或者地名构成。
  • 待办商标仅仅是对某一样商品或者服务的泛称(generic term),或者仅仅是一个描述商品或服务的词语(descriptive name),不具有特殊性。
  • 待办商标可能会误导消费者,令其对关联产品或服务的一些性质产生错误的印象,比如本来没有名人代言的产品却用名人姓名去注册商标,或在商标中暗示错误的产地和产品来源,试图“挂羊头卖狗肉”。这些都是产生异议、可能导致商标申请被驳回的原因。

什么情况下您的商标注册可能会被撤销

已成功注册的商标也可能会被撤销,因此注册商标需要持有人用心维护。

以下是商标被撤销的常见理由:

  • 商标被消费者过度使用,用到人人都拿它来指代某一产品或服务。像是“阿司匹林(Aspirin)”原本是个注册商标,后来被全世界用来当作其关联药物的代名词。这个时候,商标就不再有能区分商家的独特性,而沦落为一个不可被注册的产品泛称(generic term)。
  • 持有人表现出不想继续使用商标的意图。一般来说,如果持有人连续三年不使用商标,USPTO可以认定其有不想继续使用的意图,进而撤销商标注册。
  • 此外,如果在商标转让、商标使用权转让等交易过程中出现差错,商标注册也可能会受到影响。

如果您不确定应该如何维护您的注册商标,可以联系我们咨询长期商标维护策略。

关于兴业律师事务所商标法服务

兴业律师事务所袁伯乐律师具有美国宾夕法尼亚州律师执业资格。他熟悉美国联邦商标法注册及维护程序,并且非常了解中美企业跨文化品牌战略,可以提供商标注册(registration)、政府意见书回函(office action response)、出具维权律师函(cease-and-desist letter)、异议申请及答辩(opposition)、撤销申请及答辩(cancellation)、维护和续展(maintenance and renewal)、转让及使用许可(transfer and licensing)、变更、以及商标侵权纠纷(trademark infringement litigation)等商标法服务。

如果您需要注册美国商标、保护美国品牌,我们可以为您提供标准服务套餐或全方位订制法律服务,详情请联系我们咨询。

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